Introducción

El registro de marca es fundamental a la hora de constituir una empresa que está buscando salir adelante y conseguir sus objetivos. Funciona muy bien como un mecanismo de protección a los esfuerzos que se han realizado por darle valor al nombre de la compañía, a su logo o bien a su combinación. También, funciona como una chapa de confianza y distinción para quien es dueño de una marca de valor, transmitiendo seriedad y respaldo que a través de la marca se transfiere a un equipo de personas o institución.

1. ¿Qué es el registro de marca?

El registro de marca es un procedimiento que permite la protección nacional y otorga los derechos exclusivos al dueño de todos los rasgos comerciales que distinguen su producto, servicios y/o establecimiento industrial.

En efecto, el registro de marca le transfiere al dueño el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla de la forma en que se le ha señalado al momento de registrarla.

Por último, impide que un tercero utilice, sin el  consentimiento del dueño o creador, marcas idénticas o similares.

1.1. ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi marca?

El registro de una marca comercial ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente

Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos similares, ejerciendo:

  1. Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y obtener el comiso de las mercaderías falsificadas.
  2. Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de su marca.
  3. Acciones o demandas de oposición a una solicitud de registro o de nulidad a un registro ya otorgado, de manera que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad de impedir que un tercero logre registrar una marca similar o idéntica a la suya para la misma cobertura o relacionada.

En caso de no haberse opuesto a tiempo, también puede intentar anular una marca otorgada por INAPI.

1.2. ¿Por qué es importante registrar una marca?

Su importancia radica en la protección jurídica que adquiere el titular en virtud de este registro, de tal manera, se le garantizará el derecho exclusivo (sólo él) y excluyente (a nadie más) a utilizar la marca por un período de diez años renovables de manera indefinida y además podrá impedir que un tercero utilice la misma marca o una similar sin su previo consentimiento.

En virtud de ello, en caso de que competidores desleales quisieren utilizar signos similares a las de la marca que se encuentra registrada, el titular podría eventualmente: ejercer acciones penales en contra de ellos; acciones civiles (indemnización de perjuicios) y; acciones de oposición a una solicitud de registro de una marca.

1.3. ¿Cuántos tipos de marcas comerciales existen?

Esta es una respuesta un poco más larga, pero que en la sección de INAPI puedes ingresar para revisar con mayor profundidad para entender cada una. No es un sitio muy bonito, pero tiene toda la información de cada tipo de marca. Aquí un resumen de lo que indica dicha sección:

  • Marcas de productos: son signos susceptibles de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de otros de la misma especie o idénticos existentes en el mercado.
  • Marcas de servicios: una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.
  • Marca establecimiento industrial: son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen.
  • Marca establecimiento comercial: son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. Estas marcas protegen más bien la actividad de transar que el nombre de los productos mismos que transan.
  • Frase de propaganda: son expresiones que acompañan a una marca comercial registrada. En principio apuntan a promocionar un bien exaltando cualidades o atribuyendo sentimientos positivos. Se presentan sólo como denominaciones y no se incluyen en una etiqueta.
  • Marca sonora: las marcas sonoras son aquellos sonidos que tiene la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marcas comerciales.
  • Marca colectiva: son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que pueden servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros de una asociación.
  • Marca de certificación: signos distintivos que indican que el producto o servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación.

1.4. ¿Qué se puede registrar como marca?

Se puede registrar como marca cualquier palabra o cualquier expresión de fantasía o arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imágenes, símbolos, gráficos, combinación de colores así como cualquier combinación de lo anterior.

También se puede registrar una frase de propaganda o publicidad siempre y cuando esté adscrita a una marca.

2. Proceso de registo de marca

A continuación una serie de puntos relacionados a cómo es el paso a paso para registrar una marca:

2.1. ¿Cuál es el primer paso para registrar una marca?

El primer paso para el registro de marcas en Chile, es la presentación de la respectiva solicitud, que debe contener protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, establecido la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase.

2.2. ¿Cómo puedo presentar una solicitud de marca comercial?

La solicitud de marca comercial la puedes presentar directamente en las oficinas de INAPI o en línea: 

Oficina INAPI

  • Si deseas hacerlo de manera presencial deberás ingresar el formulario con letra mecanografiada.
  • Una vez hecho esto, deberás pagar un derecho inicial en la cuenta única fiscal mediante el Formulario Nº 10 sobre Ingresos Fiscales.
  • Este pago debe efectuarse en un banco o institución recaudadora de impuestos, por lo que se sugiere llegar temprano a hacer ese trámite.

La dirección y horario de atención es: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de 9:00 a 14:00 hrs. Lunes a viernes. 

En línea

  • Ingresa al portal de INAPI e ingresa tu solicitud.
  • En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una transacción electrónica.
  • Para el ingreso de solicitudes en línea, es necesario que se registre previamente como usuario, y así obtener la identificación de usuario y clave.

2.3. ¿Qué formulario de INAPI debo usar para registrar una marca?

El formulario que debes usar para registrar tu marca dependerá de la marca que quieras registrar. De acuerdo a esto, existen los siguientes 8 tipos de formularios y solicitudes de marcas:

  1. Formulario de Marcas Productos y Servicios.
  2. Formulario de Frase de Propaganda para Marca Registrada.
  3. Formulario de Marca - Establecimiento Comercial.
  4. Formulario de Establecimiento Industrial.
  5. Formulario de Marcas Colectivas Productos - Servicios.
  6. Formulario de Marcas Certificación Productos - Servicios.
  7. Formulario de Solicitud de Marcas o Registros.
  8. Formulario de Indicación Geográfica - Denominación de Origen.

2.4. ¿Puede otra persona ingresar el formulario en mi nombre (ej. un abogado)?

Sí. En caso de actuar a través de un representante, debe presentar el poder correspondiente.

Asimismo, tratándose de personas jurídicas, la persona natural que comparezca por ella deberá acreditar representación. Esto puede realizarse previamente a través de registrar dichos poderes en “Custodia de Inapi”.

2.5. ¿Qué documentos debo presentar a INAPI para registrar una marca?

Los documentos que se presenten al INAPI deben contar con una presuma que indique:

  • Nº de la solicitud y marca.
  • Y en el cuerpo del escrito, la individualización del solicitante y de su representante, si lo hubiere.

2.6. ¿Qué pasa si mi solicitud es aceptada por el examen formal de INAPI?

Si es aceptada, deberá requerir y pagar la publicación del extracto de la solicitud en la oficina del Diario Oficial en dependencias del INAPI, o hacerlo en línea a través del enlace al Diario Oficial que provee el portal INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada por el sólo ministerio de la ley al vencimiento del plazo.

2.7. ¿Cómo se hace la acreditación del pago a INAPI?

La acreditación del pago se realiza presentando el comprobante de pago (F-10) o una impresión del comprobante de pago en línea obtenido a través del enlace que provee el portal INAPI. Desde regiones puede enviarse el comprobante por correo certificado a Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, Santiago.

La fecha de acreditación es la de recepción en las oficinas de INAPI, por lo que sugerimos enviar con anticipación suficiente, pues determina si se hizo o no a tiempo. Sólo se exceptúan de la obligación de acreditar, quienes paguen a través del portal Web de INAPI. Las solicitudes en que no se acredite el pago de los derechos finales ante INAPI se tendrán por abandonadas y serán archivadas.

2.8. ¿Cómo funciona el proceso de publicación en el Diario Oficial de la marca?

Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial, para dar cabida a que terceros puedan oponerse a la solicitud, en caso de que estimen tener mejor derecho.

El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de marca en el Diario Oficial dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la aceptación (el Diario Oficial dispone de una oficina especial ubicada en dependencias del INAPI).

La resolución definitiva es pronunciada por el Director Nacional del INAPI, pudiendo:

- Aceptar la marca, donde se deberá pagar y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la resolución de aceptación.

- Rechazar la marca, lo cual implica que el interesado puede apelar para ante el Tribunal de Propiedad Industrial, en cuyo caso requiere patrocinio de abogado y consignación (artículo 17 bis B y 18 bis C, Ley Nº 19.039).

3. Incidentes en el registro de marca

Evidentemente, no todas las solicitudes de registro de marca están bien hechas o son correctas de solicitar (en forma o fondo). También, no todo en el mundo del registro de marcas es un camino recto y sin piedras. Varias cosas pueden salir distinto a lo que estaba planeado, ya sea por negligencia a la hora de solicitar, o porque la marca en si misma tiene problemas asociados. 

Aquí te muestro ciertos elementos asociados a las desviaciones que podría tomar un registro de marca, y con qué hay que tener cuidado.

3.1. ¿Qué pasa si hacen observaciones a mi registro de marca?

Si en el examen el Conservador detecta algún error u omisión, informará al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días. Si no se efectúa la corrección dentro del plazo señalado, se deberá declarar el abandono de la solicitud.

Los errores u omisiones pueden estar en la forma en que se presentó la solicitud, o bien en el fondo de la marca. Un ejemplo de lo primero puede ser una marca solicitada que no tenga descripción de la actividad mercantil que se realizará. Un ejemplo de lo segundo (de fondo) puede ser una marca que no pueda ser registrada por la naturaleza de su denominación, así, yo no podría registrar la marca "computador" por ser muy genérica.

3.2. ¿Qué signos no pueden utilizarse para registrar como marca?

En primer lugar (y como veíamos en el punto anterior) no se podrán registrar términos genéricos, como por ejemplo registrar la marca "anteojos" para vender anteojos.

En segundo lugar, no se podrán registrar términos descriptivos, que suelen utilizarse para describir un cierto producto, por ejemplo, no se podría registrar el término "deliciosas" para vender galletas.

En tercer lugar, no se podrán registrar marcas que puedan inducir a error a los compradores, respecto a la naturaleza, calidad u origen de carácter geográfico del producto, por ejemplo, "las frutillas del sur"

En cuarto lugar, no se podrán registrar las marcas consideradas contrarias al orden público o a la moral.

Por último, no se podrán registrar como marcas banderas, armas, sellos oficiales, y emblemas del Estado u Organizaciones internacionales.

3.3. ¿Puede un tercero utilizar una marca ya registrada?

Efectivamente, siempre y cuando el poseedor de la marca autorizare a este tercero el uso de ella a través de contratos de licencia.

3.4. ¿Que es el derecho de propiedad?

El derecho de propiedad consiste en el mejor derecho que tiene el peticionario sobre otras solicitudes que puedan ser presentadas con fecha posterior a la suya. Este derecho nace desde el momento en que el interesado presenta su solicitud.

4. Renovación y cesión de marca

En el caso de renovaciones de marcas, el plazo de 6 meses se cuenta desde el vencimiento del registro renovado o desde la aceptación de la renovación, si ésta ocurre con posterioridad al vencimiento del registro que se quiere renovar.

4.1. ¿Cuándo debo renovar un registro de marca?

El titular de un de un registro de marca debe pedir su renovación dentro de su vigencia o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la expiración del registro. Se reitera que el registro de una marca comercial dura 10 años contados desde la concesión del registro (art. 24 de la Ley 19.039).

4.2. ¿Cuál es el plazo para pagar el derecho de una renovación?

El pago de una renovación deberá efectuarse y acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la aceptación de la solicitud de renovación.

Sin embargo, a partir del segundo mes de la aceptación, se genera una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes (artículo 24 de la Ley). Por lo anterior, se sugiere siempre pagar y acreditar pago dentro del primer mes del plazo de los 6 meses.

4.3. ¿Cuánto cuesta renovar un registro de marca?

La renovación de un registro cuesta 6 UTM por cada clase del registro a renovación (inc. 2º del artículo 18 bis B de la Ley 19.039).

4.4. ¿Cómo se efectúa la cesión de una solicitud de marca?

Durante la tramitación de la solicitud de marca, se puede "ceder" la solicitud de marca a un tercero. Para que la cesión tenga efecto respecto de terceros, debe ser comunicado a INAPI. Este trámite no genera ningún pago de derechos ante INAPI. Sólo se debe informar a INAPI, acompañando el contrato de cesión en la respectiva solicitud.

La cesión debe por lo menos constar por escrito y en un documento simple firmado ante notario. Cedente y Cesionario.

En consecuencia el único requisito para ceder una solicitud es que la solicitud de marca se encuentre en trámite, esto es que se encuentre vigente y tiene como tope final para presentar el contrato de cesión en el INAPI, hasta el mismo día del plazo para pagar y acreditar los derechos finales de una solicitud.

Si el escrito se presenta con posterioridad deberá efectuarse mediante el trámite de anotación de transferencia a un registro, el cual tiene asociado el pago de un derecho de 1 UTM.

5. ¿Cuánto se extiende la protección de la marca en cuanto a territorio?

La protección de la marca es de carácter territorial, es decir, la marca se protege sólo a nivel nacional y en consecuencia no se extiende más allá de los territorios de la República.

Si quisieras, entonces, registrar tu marca en otro país, debes iniciar un proceso de registro de marca desde cero y allá.

5.1. ¿Qué requisitos deben cumplir las marcas que se han registrado previamente en el extranjero?

Para las marcas que han sido presentadas previamente en el extranjero, se establece un plazo de 6 meses contados desde la fecha de su presentación en el país de origen para presentar la solicitud en Chile. La ley establece como requisitos:

  • La prioridad debe ser invocada al momento de presentarse la solicitud en Chile y se dejará constancia del número de la solicitud, fecha y país en que se ha presentado la solicitud invocada.
  • Debe ser acompañado el certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad, en original o copia autorizada ante notario.
  • El certificado de prioridad y la traducción al español debe ser presentada dentro de los 90 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile.