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Introducción

El registro de marca es un proceso muy importante en la historia de vida de una empresa que está buscando salir adelante y conseguir sus objetivos. 

Funciona muy bien como un mecanismo de protección a los esfuerzos que se han realizado por darle valor al nombre de la compañía, a su logo o bien a su combinación. 

También, funciona como una "chapa" de confianza y distinción para quien es dueño de una marca de valor, transmitiendo seriedad y respaldo que a través de la marca se transfiere a un equipo de personas o institución.

En este artículo me esmeraré por cubrir la mayor parte de aspectos que involucra el registro de una marca y sus beneficios en Chile ante INAPI.

1. ¿Qué es el registro de marca?

La definición que más me gusta sobre el registro de marca es la del portal de Chile Atiende:

"Permite la protección, a nivel nacional, de los registros de marcas comerciales que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales (...) La marca otorga a su dueño el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en la forma que se le ha conferido en el registro. Además, le faculta para impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, marcas idénticas o similares."

1.1. ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi marca?

El registro de una marca comercial ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente

Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos similares, ejerciendo:

  1. Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y obtener el comiso de las mercaderías falsificadas.
  2. Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de su marca.
  3. Acciones o demandas de oposición a una solicitud de registro o de nulidad a un registro ya otorgado, de manera que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad de impedir que un tercero logre registrar una marca similar o idéntica a la suya para la misma cobertura o relacionada.

En caso de no haberse opuesto a tiempo, también puede intentar anular una marca otorgada por INAPI.

1.2. ¿Por qué es importante registrar una marca?

Su importancia radica en la protección jurídica que adquiere el titular en virtud de este registro, de tal manera, se le garantizará el derecho exclusivo (sólo él) y excluyente (a nadie más) a utilizar la marca por un período de diez años renovables de manera indefinida y además podrá impedir que un tercero utilice la misma marca o una similar sin su previo consentimiento.

En virtud de ello, en caso de que competidores desleales quisieren utilizar signos similares a las de la marca que se encuentra registrada, el titular podría eventualmente: ejercer acciones penales en contra de ellos; acciones civiles (indemnización de perjuicios) y; acciones de oposición a una solicitud de registro de una marca.

1.3. ¿Cuántos tipos de marcas comerciales existen?

Esta es una respuesta un poco más larga, pero que en la sección de INAPI puedes ingresar para revisar con mayor profundidad para entender cada una. No es un sitio muy bonito, pero tiene toda la información de cada tipo de marca. Aquí un resumen de lo que indica dicha sección:

  • Marcas de productos: son signos susceptibles de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de otros de la misma especie o idénticos existentes en el mercado.
  • Marcas de servicios: una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.
  • Marca establecimiento industrial: son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen.
  • Marca establecimiento comercial: son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. Estas marcas protegen más bien la actividad de transar que el nombre de los productos mismos que transan.
  • Frase de propaganda: son expresiones que acompañan a una marca comercial registrada. En principio apuntan a promocionar un bien exaltando cualidades o atribuyendo sentimientos positivos. Se presentan sólo como denominaciones y no se incluyen en una etiqueta.
  • Marca sonora: las marcas sonoras son aquellos sonidos que tiene la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial y que pueden registrarse como marcas comerciales.
  • Marca colectiva: son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que pueden servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros de una asociación.
  • Marca de certificación: signos distintivos que indican que el producto o servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación.

2. Proceso de registo de marca

A continuación una serie de puntos relacionados a cómo es el paso a paso para registrar una marca:

2.1. ¿Cuál es el primer paso para registrar una marca?

El primer paso para el registro de marcas en Chile, es la presentación de la respectiva solicitud, que debe contener protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, establecido la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase.

2.2. ¿Cómo puedo presentar una solicitud de marca comercial?

Hay 2 modalidades:

  1. Por vía presencial ingresando el formulario respectivo en las Oficinas de INAPI (Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de 9:00 a 14:00 hrs. Lunes a viernes). El formulario debe ingresarse con letra mecanografiada y debe pagarse un derecho inicial, en la cuenta única fiscal, mediante el Formulario Nº 10 sobre Ingresos Fiscales. Este pago debe efectuarse en un banco o institución recaudadora de impuestos, por lo que se sugiere llegar temprano a hacer ese trámite.
  2. Presentación en línea ingresando una solicitud en www.inapi.cl. En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una transacción electrónica. Para el ingreso de solicitudes en línea, es necesario que se registre previamente como usuario, y así obtener la identificación de usuario y clave.

2.3. ¿Qué formulario de INAPI debo usar para registrar una marca?

Va a Depender de la marca que quiera registrar.

Existen ocho tipos de formularios, según se quiera registrar una marca para distinguir productos, servicios, establecimiento comercial, establecimiento industrial, frase de propaganda, indicación geográfica o denominación de origen, marcas colectivas y de certificación.

2.4. ¿Puede otra persona ingresar el formulario en mi nombre (ej. un abogado)?

Sí. En caso de actuar a través de un representante, debe presentar el poder correspondiente.

Asimismo, tratándose de personas jurídicas, la persona natural que comparezca por ella deberá acreditar representación. Esto puede realizarse previamente a través de registrar dichos poderes en “Custodia de Inapi”.

2.5. ¿Qué documentos debo presentar a INAPI para registrar una marca?

Los documentos que se presenten al INAPI deben contar con una presuma que indique:

  • Nº de la solicitud y marca.
  • Y en el cuerpo del escrito, la individualización del solicitante y de su representante, si lo hubiere.

2.6. ¿Qué pasa si mi solicitud es aceptada por el examen formal de INAPI?

Si es aceptada, deberá requerir y pagar la publicación del extracto de la solicitud en la oficina del Diario Oficial en dependencias del INAPI, o hacerlo en línea a través del enlace al Diario Oficial que provee el portal INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada por el sólo ministerio de la ley al vencimiento del plazo.

2.7. ¿Cómo se hace la acreditación del pago a INAPI?

La acreditación del pago se realiza presentando el comprobante de pago (F-10) o una impresión del comprobante de pago en línea obtenido a través del enlace que provee el portal INAPI. Desde regiones puede enviarse el comprobante por correo certificado a Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, Santiago.

La fecha de acreditación es la de recepción en las oficinas de INAPI, por lo que sugerimos enviar con anticipación suficiente, pues determina si se hizo o no a tiempo. Sólo se exceptúan de la obligación de acreditar, quienes paguen a través del portal Web de INAPI. Las solicitudes en que no se acredite el pago de los derechos finales ante INAPI se tendrán por abandonadas y serán archivadas.

2.8. ¿Cómo funciona el proceso de publicación en el Diario Oficial de la marca?

Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial, para dar cabida a que terceros puedan oponerse a la solicitud, en caso de que estimen tener mejor derecho.

El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de marca en el Diario Oficial dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la aceptación (el Diario Oficial dispone de una oficina especial ubicada en dependencias del INAPI).

La resolución definitiva es pronunciada por el Director Nacional del INAPI, pudiendo:

- Aceptar la marca, donde se deberá pagar y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la resolución de aceptación.

- Rechazar la marca, lo cual implica que el interesado puede apelar para ante el Tribunal de Propiedad Industrial, en cuyo caso requiere patrocinio de abogado y consignación (artículo 17 bis B y 18 bis C, Ley Nº 19.039).

3. Incidentes en el registro de marca

Evidentemente, no todas las solicitudes de registro de marca están bien hechas o son correctas de solicitar (en forma o fondo). También, no todo en el mundo del registro de marcas es un camino recto y sin piedras. Varias cosas pueden salir distinto a lo que estaba planeado, ya sea por negligencia a la hora de solicitar, o porque la marca en si misma tiene problemas asociados. 

Aquí te muestro ciertos elementos asociados a las desviaciones que podría tomar un registro de marca, y con qué hay que tener cuidado.

3.1. ¿Qué pasa si hacen observaciones a mi registro de marca?

Si en el examen el Conservador detecta algún error u omisión, informará al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días. Si no se efectúa la corrección dentro del plazo señalado, se deberá declarar el abandono de la solicitud.

Los errores u omisiones pueden estar en la forma en que se presentó la solicitud, o bien en el fondo de la marca. Un ejemplo de lo primero puede ser una marca solicitada que no tenga descripción de la actividad mercantil que se realizará. Un ejemplo de lo segundo (de fondo) puede ser una marca que no pueda ser registrada por la naturaleza de su denominación, así, yo no podría registrar la marca "computador" por ser muy genérica.

3.2. ¿Qué signos no pueden utilizarse para registrar como marca?

En primer lugar (y como veíamos en el punto anterior) no se podrán registrar términos genéricos, como por ejemplo registrar la marca "anteojos" para vender anteojos.

En segundo lugar, no se podrán registrar términos descriptivos, que suelen utilizarse para describir un cierto producto, por ejemplo, no se podría registrar el término "deliciosas" para vender galletas.

En tercer lugar, no se podrán registrar marcas que puedan inducir a error a los compradores, respecto a la naturaleza, calidad u origen de carácter geográfico del producto, por ejemplo, "las frutillas del sur"

En cuarto lugar, no se podrán registrar las marcas consideradas contrarias al orden público o a la moral.

Por último, no se podrán registrar como marcas banderas, armas, sellos oficiales, y emblemas del Estado u Organizaciones internacionales.

3.3. ¿Puede un tercero utilizar una marca ya registrada?

Efectivamente, siempre y cuando el poseedor de la marca autorizare a este tercero el uso de ella a través de contratos de licencia.

3.4. ¿Que es el derecho de propiedad?

El derecho de propiedad consiste en el mejor derecho que tiene el peticionario sobre otras solicitudes que puedan ser presentadas con fecha posterior a la suya. Este derecho nace desde el momento en que el interesado presenta su solicitud.

4. ¿Cuáles son los plazos para renovaciones de marca?

En el caso de renovaciones de marcas, el plazo de 6 meses se cuenta desde el vencimiento del registro renovado o desde la aceptación de la renovación, si ésta ocurre con posterioridad al vencimiento del registro que se quiere renovar.

5. ¿Cuánto se extiende la protección de la marca en cuanto a territorio?

La protección de la marca es de carácter territorial, es decir, la marca se protege sólo a nivel nacional y en consecuencia no se extiende más allá de los territorios de la República.

Si quisieras, entonces, registrar tu marca en otro país, debes iniciar un proceso de registro de marca desde cero y allá.

5.1. ¿Qué requisitos deben cumplir las marcas que se han registrado previamente en el extranjero?

Para las marcas que han sido presentadas previamente en el extranjero, se establece un plazo de 6 meses contados desde la fecha de su presentación en el país de origen para presentar la solicitud en Chile. La ley establece como requisitos:

  • La prioridad debe ser invocada al momento de presentarse la solicitud en Chile y se dejará constancia del número de la solicitud, fecha y país en que se ha presentado la solicitud invocada.
  • Debe ser acompañado el certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad, en original o copia autorizada ante notario.
  • El certificado de prioridad y la traducción al español debe ser presentada dentro de los 90 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile.